（法国）欧尚集团诉国家工商行政管理局商标评审委员会注册商标专

【要点提示】虽然被异议商标标识与异议商标人相似，但被异议商标与申请人已经拥有的在先有效注册商标相似，且异议人不能证明其对该商标标识享有著作权或其他在先权利，故应当核准被异议商标的注册申请。异议人在其他国家或地区拥有注册商标并不必然表明异议人对该商标标识享有著作权。

【案情】

原告：（法国）欧尚集团（GROUPE AUCHAN）

被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委）

第三人：福建爱都工贸有限公司（简称福建爱都公司）

1991年1月7日，福建晋江县金井玉山服装三厂申请注册“AIDU及图”商标，并于1992年1月20日获准注册，注册号为第579399号，核定使用的商品为第25类服装（简称第579399号商标）。1995年3月7日，第579399号商标依法转让给晋江爱都制衣有限公司（简称晋江爱都公司）。2000年7月28日，第579399号商标依法转让给福建爱都公司。

第579399号商标获准注册后，欧尚集团以第579399号商标注册不当为由，请求商标评审委撤销该商标，理由：（1）“A及小鸟图“商标是欧尚集团的商品及服务商标。欧尚集团于1984年请CARRE NOIR公司为其设计了” A及小鸟图”商品及服务标志，欧尚集团享有该图案的版权；（2）欧尚集团的“A及小鸟图“经多年使用，已为世界许多地区的消费者熟知；（3）第579399号商标是不当注册的商标，构成对欧尚集团“A及小鸟图“的复制与仿制。1999年5月13日，商标评审委作出商评字（1999）第228号《”AIDU 及图“商标注册不当终局裁定书》（简称第228号裁定），裁定第579399号商标注册予以维持。第228号裁定维持认定：虽然欧尚集团的”A及小鸟图“与第579399号商标的图形非常相似，但欧尚集团未提供其早于第579399号商标注册申请时间的使用及注册的证据，因而无法证明晋江爱都公司申请注册第579399号商标的行为侵犯了欧尚集团的在先权利。欧尚集团虽主张第579399号商标的申请注册行为侵犯其”A及小鸟图“的版权，但其提供的证据仅为CARRE：NOIR公司于1995年5月15日签署的证明，CARRE NOIR 公司只是在该证明中陈述其曾根据欧尚集团的要求为其设计”A及小鸟图“。由于该证明既非原始设计证明，也未证明该图形的原始设计时间，无法支持欧尚集团有关其”于1984年即请CARRE NOIR 公司为其设计了A及小鸟图的主张，故欧尚集团所提撤销注册不当理由均不成立。

1998年1月21日，晋江爱都公司在第25类服装商品上申请注册被异议“ADO及图”商标，指定使用商品为服装，欧尚集团以被异议商标系对其独创的“A及小鸟图”的模仿、抄袭，属于违反诚实信用原则的商标抢注为由，对该商标提出异议。在其异议期间，别异议商标依法转让给福建爱都公司。2000年10月26日，国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）作出（2000）商标异字第1819号《关于第1308254号“ADO及图”商标异议的裁定》（简称第1819号裁定），裁定被异议商标予以核准注册。商标局在该裁定中认定：虽然从整体上看被异议商标与欧尚集团的“A及小鸟图”商标相似，但晋江爱都公司申请、注册、使用被异议商标的时间均早于欧尚集团，欧尚集团虽然称“A及小鸟图”系其独创并享有版权，被异议商标存在抄袭和抢注的不当情形，但却无任何事实和证据佐证。被异议商标是晋江爱都公司将其原注册商标图形稍加修改并配以文字后重新申请注册，指定使用商品仍为服装，且其在我国市场上已具有一定知名度。欧尚集团在我国申请注册商标的时间晚于被异议商标，使用商品不包括服装，被异议商标与欧尚集团商标使用在不同功能、用途商品或服务上，不会造成消费者混淆或误认，被异议商标的申请注册符合《中华人民共和国商标法》（简称商标法）的有关规定，欧尚集团所提议利由不成立。

   欧尚集团不服商标局作出的裁定并向商标评委申请复审，请求撤销被异议商标的核准注册。复审理由：（1）欧尚集团是“A及小鸟图”的独创者和在先使用者，也是该图形的版权所有者，其“A及小鸟图”是当然的驰名商标；（2）晋江爱都公司有条件、有可能知道欧尚集团以“A及小鸟图”为标志的超市，其在第25类服装商品上申请注册与欧尚集团“A及小鸟图“商标相同的被异议商标，构成对欧尚集团驰名商标的恶意抄袭，也是对欧尚集团在先”A及小鸟图“版权的侵犯；（3）被异议商标的注册使用易造成消费者的混淆和误认，损害了申请人及消费者的利益。

  2008年5月12日，商标评审委员会作出商评字【2008】第04709号《关于第1308254号“ADO及图“商标异议复审裁定书》（简称【2008】第04709号裁定），裁定被异议商标予以核准注册。

商标评审委在裁定中认定：欧尚集团提供的有关其“A及小鸟图“商标在法国、美国等国家注册及广告宣传等在案件证据不足以证明其”A及小鸟图“在被异议商标申请注册前，经过长期使用及广告宣传等已在中国大陆市场上具有很高知名度，为相关消费者熟知并已构成驰名商标，亦不足以证明其”A及小鸟图“版权作品在被异议商标申请注册前，在中国大陆进行使用及宣传等为中国消费者熟悉。同时，欧尚集团也没有提供证据证明晋江爱都公司在申请注册被异议商标前，曾接触或有机会接触到欧尚集团的”A及小鸟图”版权作品，并抄袭该版权作品作为商标申请注册。被异议商标由字母”ADO”和由”A及小鸟图”与字母“A”组成的图形构成，该商标是在第579399号“AIDU及图”商标基础上申请注册的商标，被异议商标中的“A及小鸟图“与第579399号商标中”A及小鸟图“基本相同，鉴于第579399号商标经过长期大量使用及广泛的广告宣传，在市场上已具有较高知名度，且被异议商标与第579399号商标均已转让给爱都公司等事实，消费者在看到被异议商标时，易将其与福建爱都公司联系在一起。因此，被异议商标的申请注册符合现行商标法的规定，欧尚集团的复审理由不成立。

【审判 】

一审：北京市第一中级人民法院经审理认为：欧尚集团关于其“A及小鸟图“商标在被异议商标申请日前已经为中国相关公众所知晓，属于驰名商标的主张缺乏事实依据。欧尚集团的”A及小鸟图“由艺术化的小鸟图案和”A”图案巧妙结合而成，属于我国著作权法保护的美术作品，欧尚集团对该作品享有著作权。欧尚集团早在1983年即在法国注册了“Auchan及A及小鸟图”商标，并于1988年对“A及小鸟图”进行了国际注册，后又于1990年3月12日在美国申请了“A及小鸟图”商标，包括晋江爱都公司在内的公众可以通过公开途径得知欧尚集团上述商标的注册尤其是国际注册情况，故可以认定晋江爱都公司在申请注册被异议商标前接触过欧尚集团“A及小鸟图”。晋江爱都公司将欧尚集团享有著作权的“A及小鸟图”作为被异议商标的主要部分申请注册，违反了《商标法》第31条的规定，依法应当不予核准注册。

二审：北京市高级人民法院经审理认为：本案现有证据不能证明在福建爱都公司申请注册被异议商标前，欧尚集团已在中国大陆地区实际商标性使用其“A及小鸟图”，也不能证明欧尚集团的”A及小鸟图“已经成为驰名商标。虽然被异议商标与欧尚集团的“A及小鸟图”具有相似性，但被异议商标与第579399号商标也同样具有明显的相似性。欧尚集团虽然认为第579399号商标侵犯其“A及小鸟图”所享有的在先著作权，并曾以此为由请求撤销。但由于欧尚集团在该案中不能证明其对“A及小鸟图”合法享有在先著作权，其撤销请求已经被商标评审委的生效裁定驳回。虽然”A及小鸟图“可以被认定为作品，但欧尚集团不能证明其对”A及小鸟图“合法享有在先著作权，仅依据其对其对”A及小鸟图“享有商标权判定其对”A及小鸟图“也享有著作权，缺乏事实依据及法律依据。

【律师点评】

本案的焦点：1.商标异议的认定；2.驰名商标的认定；3版权的时间认定；4.如何理解商标法第31条：“申请商标注册不得损害他人在先注册的权利，也不得以不正当手段抢注他人已经注册的并有一定影响的商标”？

首先，商标侵权的本质其一，“混淆”和“淡化”相类似商品上的注册商标，不相类似商品上的驰名商标；其二，侵犯他人在先注册的权利（包括但不限于版权、企业名称权、姓名权等）

从本案来看，欧尚集团提出商标异议并撤销商标是从两个角度，第一：被异议商标侵犯了欧尚集团的“驰名商标“；第二，被异议商标侵犯了欧尚集团在先使用的商标权利。欧尚集团提出的观点是否成立，需要具体分析。

1.被异议商标与被侵权商标的相似性判断

本案实际情况表明：被异议商标是地579399号商标的延伸注册。这里的延伸注册，是指在后申请注册的商标因与在先注册的商标在商标标样、指定使用的商品或服务类别、商标注册人或持有人等方面的关联性而被认定为系在先商标基础上的取得的注册。

“商标是近似性”通常包括两方面的内容，一是商标标识的相同或相似；二是商品类别的相同和相似。商标标识相似是指组成标识的要素，如文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合相似。商品类似是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同。商标的近似性应当是两个方面的统一体，不能割裂。

在判断异议商标侵犯即“混淆”被侵权商标时，应当考虑以下原则：（1）以相关公众的一般注意力为标准，既要进行对商标整体的比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（2）判断商标是否近似，应当考虑请求被保护注册商标即本案中的侵权商标的显著性和知名度。

从标识上看，本案第579399号商标的标识由大写英文字母“AIDU”和”A及小鸟图“组成，其中”A及小鸟“又由火写字母A及小鸟图形组成，小鸟好似站在大写的英文字母”A”中间的横线上，小鸟的头朝”A“的右上角并突破”A“的右侧线，小鸟的尾部则沿”A“的中间横线往左延伸出”A“的左侧线。在第579399号商标标识中，”A及小鸟图“位于上部，”AIDU，位于下部，二者在整个商标中所占面积比大约为3:1，但两者未联接。被异议商标的标识也由两部分组成，其中图形部分为“A及小鸟图”，文字部分为一黑色长方形内的白色“ADO”组成。将被异议商标的标识与第579399号商标的标识相比较，二者的不同之处主要是：（1）各组成部分的位置架构不同，被异议商标是左右型，而第579399号商标是上下型，其中”A及小鸟图“位于上部，”AIDU”位于下部；（2）字母组成不同，第579399号商标的字母为”AIDU”，而被异议商标的字母为”ADO”。二者的相同或相似之处是：（1）二者的组成元素相同，即由，即由“A及小鸟图”与字母组合两部分构成；（2）二者所包含的”A及小鸟图“图形基本相同；（3）二者的字母读音基本相同。

综合被异议商标标识与第579399号商标标识的上述相同及不同之处，以一般公众的通常注意力来看，可以判定二者的商标标识相似。

除了商标标识相似外，从指定使用的商品来看，被异议商标与第579399号商标均指定使用于服装类商品。当被异议商标与第579399号商标均实际使用在其指定的服装类商品上时，相关公众通常也会认为二者揭示了相同的商品来源。

2.法律关于商标异议的规定

商标法第30条“对初步审定的商标，自公告之日起三十内，任何人均可提出异议。第41条，第1款：已经注册的商标，违反本法第10条、第11条、第12条规定的或者以欺骗的手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或个人可以请求商标评审委裁定撤销该注册商标。第2款：已经注册的商标，违反本法第13条，第15条、第16条、第31条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年时间的限制。

本案欧尚集团申请撤销异议商标的法律依据应当是第13条，“就相同或类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”就不相同或不相类似的商品申请注册的商标是复制、模仿、或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众的，致使驰名商标所有人利益受到损害的，不予注册并禁止使用“。

根据本案的事实情况，欧尚集团的“A及小鸟图“商标并不是驰名商标。商标法第14条规定，认定驰名商标应当考虑以下因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的程度；（五）该商标驰名的其他因素。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律问题的若干解释》第5条，当事人主张驰名商标的，应当根据案件的具体情况，提供下列证据，（一）使用该商标商标的市场份额、销售区域、利税等；（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标 的宣传或者促销的活动方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围等。（四）该商标曾被作为驰名商标保护的记录；（五）该商标的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名商标的其他事实。

本人认为，其一，欧尚集团已在中国及大陆地区实际商标性使用其“A及小鸟图“，也不能证明该商标已经为驰名商标。其二，欧尚集团的”A及小鸟图”商标和异议商标并不是用于同类商品上，欧尚集团的商品用于服务业，而异议商标被用于服装上；其三，被异议商标虽然与欧尚集团的“A及小鸟图”类似，而欧尚“A及小鸟图”商标晚于被异议商标的注册时间。

综上从普通人的角度来看，也不会造成欧尚“A及小鸟图“商标的误认或者混淆。因此欧尚在一审所诉”欧尚集团的’A及小鸟图‘商标在中国应属于驰名商标，被异议商标的注册和使用完全可能引发消费者的混淆、误认。“是站不住脚的。

其次，被异议商标是否违反了商标法第31条，即损害了他人使用的在先权利，或者以不正当手段抢注他人在先注册的有影响的商标。

1.“损害他人的使用的在先权利”从整个商标法来来理解，我认为应当是 指申请商标注册人的商标侵犯了他人的在先使用的权利，比如企业名称权，网站域名，他人的著作权等，而不是指的类似商标权利（商标侵权的本质是“混淆”和“淡化”）。在这里不需要证明主观态度，只需证明两点，即他人在先权利与被异议商标的相似性（经证异议商标是第79399号商标的延伸）和本案中他人著作权的在先性（无法证明）。

2.根据欧尚集团“A及小鸟图”的设计者的证据：NOIR公司于1995年5月15日签署的证明，CARRE NOIR 公司只是在该证明中陈述其曾根据欧尚集团的要求为其设计了A及小鸟图。根据著作权法第17条，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未明确约定的，或者没有订立合同的，著作权属于受托人。根据本案的事实情况，“A及小鸟图”属于美术作品，但是并不能证明欧尚集团“A及小鸟图”的版权早于被异议商标。

通常来说，申请人将某个作品申请为注册商标后，可以推定其对该作品享有著作权，但如果有人就商标权人享有注册商标权的事实推定其对该商标标识是否享有著作权表示怀疑并提供了相反的证据时，则不能经依据商标权人享有注册商标权的事实推定其对该商标也享有著作权。在本案审理的过程中，欧尚集团均未提出有效证据证明其系“A及小鸟图”的设计者，或者从”A及小鸟图”的设计者处受让著作权的事实的时间。

3.即使欧尚集团对“A及小鸟图”享有版权，也不能判定被异议商标侵犯了欧尚的著作权。理由是：被异议商标是与第579399号商标相关联，是其延伸的注册，并用于同类商品上。而第579399是合法注册的商标。

最后，被异议商标是否违反了第31条，违反诚实信用原则，以不正当手段抢注他人由一定影响的商标？

1.欧尚集团的商标在法国、美国等一些国家和地区在先注册了包含“A及小鸟图”的商标，并申请了国际注册，该商标在这些国家和地区有一定的知名度，其注册时间也早于第579399号商标，被异议商标系在第579399号商标的基础上延伸注册，故不能当然第表明被异议商标人系以欺骗或不正当手段申请注册欧尚集团商标，即使欧尚集团“A及小鸟图“有一定的知名度。根据一般常识，也是不能推断被异议商标人违反诚实信用原则注册他人有一定影响的商标。除非被异议商标与第579399号商标没有关联性。